商标侵权案中正当使用抗辩的认定

    商标注册人对其商标享有的权利，仅是对构成商标的符号在商标意义上的控制权。对于他人在非商标意义上使用相同或近似符号的行为，商标注册人无权干涉。在区分正当使用与侵权使用时，应从行为人的主观目的和行为的客观后果两方面进行分析，综合考虑被告的使用方式、原告商标的知名度、被控侵权人对自身商标的使用情况以及该商标的知名度等因素。

    案情

    2011年5月28日，中科联社（北京）网络技术研究院（下称中科联社研究院）经核准，在第3类商品上注册了第8327863号“无懈可击 wuxiekeji”商标（下称涉案商标），核定使用商品为洗发液、洗发剂等，有效期为2011年5月28日至2021日5月27日。2013年，中科联社研究院在北京家乐福商业有限公司望京店（下称家乐福望京店）购买了多款联合利华（中国）有限公司（下称联合利华公司）生产的洗发露，产品外包装及产品本身均显示有联合利华公司的商标标识“CLEAR 清扬”，并突出使用了含有“无懈可击”或“无屑可击”字样的广告语。不同款产品的外包装以及包装盒上的广告语存在区别，如：“水润头皮 无懈可击”“全天净爽 无懈可击”“无屑可击 冠军表现”等。

    中科联社研究院认为：联合利华公司未经许可使用与其注册商标相同或相似的“无懈可击”“无屑可击”文字，侵犯了其涉案注册商标专用权。家乐福望京店销售相关产品，与联合利华公司构成共同侵权。故诉至法院，请求法院判令二被告停止侵权并连带赔偿其经济损失50万元。

    家乐福望京店答辩称：其销售的涉案洗发液产品具有合法来源，且未被认定为侵权产品，故其不应承担侵权责任。

    联合利华公司答辩称：首先，该公司的“清扬”品牌系国际知名品牌，“无懈可击”和“无屑可击”系广告语，意在表明洗发液产品的良好去屑效果，并不是作为商标使用。其次，该公司在先使用涉案广告语，中科联社研究院注册涉案商标系恶意抢注行为，其已提出撤销申请。另外，中科联社研究院并未使用涉案商标，未受到任何损失。故不同意中科联社研究院的诉讼请求。

    判决

    北京市朝阳区人民法院经审理认为：中科联社研究院作为涉案商标的注册人，有权禁止他人在同一种或类似商品上使用与涉案商标相同或近似商标。但“无懈可击”一词本身系有固定含义的成语，并非中科联社研究院所臆造或独创，含义为没有可以被人攻击、挑剔的漏洞或缺点，任何人均可以在上述含义上使用该词汇。联合利华公司在其生产、销售的清扬牌洗发液商品外包装以及相应的推广宣传中使用“无懈可击”或“无屑可击”字样的行为，系为表明其生产的清扬牌洗发液产品的质量、功能或用途，不属于商标使用行为，不构成侵权。故按照根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第五十二条第（一）项、2002年8月3日中华人民共和国国务院令第358号公布的《中华人民共和国商标法实施条例》（下称商标法实施条例）第四十九条之规定，判决：驳回中科联社研究院的诉讼请求。

    中科联社研究院不服一审判决，提起上诉。

    北京市第三中级人民法院经审理认为：联合利华公司在使用“无懈可击”字样时，多数是与其他词汇相结合使用，上述用语只是向相关公众传递产品的质量、品质等方面的信息，并不会使上述词汇起到指示商品来源的作用。联合利华公司使用“无懈可击”字样的目的，在于说明其生产的清扬牌洗发液产品的质量，其对“无懈可击”字样的使用属于正当使用，而并非指示商品来源的商标性使用，不构成对中科联社研究院涉案注册商标专用权的侵犯。因此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

    评析

    商标是标识和区分商品来源的符号。在现代社会，商品上会附着很多符号，但并非使用在商品上的符号都是商标。只有起到区别商品来源作用的符号，才有可能构成商标。商标法对商标的保护正是对商标标识功能的保护。我国商标法保护商标的标识功能旨在防止商品来源的混淆或误认，进而保护消费者和生产者的利益。这种制度设计初衷决定了商标权的标识性和相对性。商标注册人对其商标享有的权利，仅是对构成商标的符号在商标意义上的控制权，即在核定商品上的专用权以及排斥他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标的禁止权。对于他人在非商标意义上使用相同或近似符号的行为，商标注册人无权干涉。

    商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”我国现行商标法第五十九条第一款即源自该规定。该规定充分体现了我国商标法的立法精神，其意义在于明确商标权保护的范围，划清了商标侵权行为与正当使用行为的边界。正如最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中所指出的：商标侵权行为应以在商业标识意义上使用相同或者近似商标为条件，被诉侵权人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意合理地使用相同或者近似标识的，可以依法认定为正当使用。

    在商标侵权纠纷案件中，正当使用是被告经常援引的抗辩事由。界定被告对诉争标识的使用系正当使用还是侵权使用，是案件准确定性的前提。在具体区分正当使用与侵权使用时，应从主、客观两方面进行分析：一是被告在主观上是否是善意的，使用诉争标识的目的何在；二是客观上可能产生的后果，被告对诉争标识的使用是否会起到标识商品来源的作用，是否足以造成混淆和误认。实践中，在把握上述标准的同时，应结合全案情况进行综合判断，一般应从以下几个方面进行考量：

    第一，被告对诉争标识是否进行了突出性使用。这是判断被告对诉争标识的使用是否属于正当使用的直观方法。如果被告未对诉争标识进行突出使用，且同时附加了一些说明性文字，那么相关公众通常就不容易将其识别为标识商品来源的标志。

    第二，被告的使用方式是否符合诚实信用原则和通常的商业惯例。判断被告对诉争标识的使用是否善意，一方面要考虑被告的使用方式，另一方面要考虑被告的使用方式是否符合诚实信用原则和通常的商业惯例。

    第三，原告商标的知名度。商标的显著性和知名度是侵犯注册商标专用权案件中确定注册商标专用权范围和认定侵权的重要因素。商标的知名度越高，识别性就越强。换言之，当构成注册商标的符号被用于商品时，其标识意义和描述意义可能会因使用该符号的注册商标的知名度而受到影响。

    第四，被告是否使用了自己的商标及该商标的知名度。如果使用者在使用与他人注册商标构成要素相同或近似的描述性符号时，同时标注了自身商标且该商标具有较高的知名度，就会大大降低该符号被解读为商品来源标识的可能性。

    该案中，联合利华公司只是将“无懈可击”及“无屑可击”字样作为产品广告语使用，用来突出其生产的去屑洗发产品的去屑效果及产品品质，“无懈可击”字样被用来描绘其产品的完美品质，“无屑可击”虽与“无懈可击”仅有一字之差，但更鲜明地突出其产品的良好去屑效果。而且，联合利华公司在使用上述词汇时，多数是与其他词汇相结合使用，如“水润头皮 无懈可击”“全天净爽 无懈可击”“无屑可击 冠军表现”等，上述用语只是向相关公众传递产品的功能、品质等方面的信息，并不会使上述词汇起到标识商品来源的作用。同时，联合利华公司突出使用了其自身具有较高知名度的“CLEAR 清扬”商标，在主观上没有将“无懈可击”及“无屑可击”作为商标使用的意图。综合上述因素，法院认定联合利华公司的涉案使用行为属于正当使用，不构成商标侵权。（作者 苏志甫）