浅析马德里体系的七点不足

　　编者按
　　
　　自1892年《商标国际注册马德里协定》生效以来，马德里商标国际注册体系已走过了125个春秋，成为拥有近100个缔约方的庞大国际组织。虽然缔约方数量众多，但马德里体系在各缔约方的使用率始终未达到预期，体系自身固有的一些缺陷日益受到诟病。马德里体系存在哪些不足？还有哪些可以改进的空间？我国企业在境外注册时应如何选择？本文作者结合工作实践对这些问题作出总结，本版予以刊登，便于读者对马德里体系有更加全面系统的认识和了解。

　　马德里体系诞生之初，以手续简便、费用低廉闻名于世，但体系固有的缺陷也成为阻碍其持续发展的瓶颈，虽几经完善，但仍存在几点不足，现逐一予以说明。

　　一、申请注册门槛高
　　
　　马德里体系虽好，却不是每个人都能使用。根据《商标国际注册马德里协定》（以下称《马德里协定》）第1条（3）和《商标国际注册马德里协定有关议定书》（以下称《马德里议定书》）第2条（1）之规定，申请人必须满足以下三个条件当中的一个方可使用马德里体系：在某一成员国内设有真实有效的工商营业所，或者在该国领土内有住所，或者是该国国民。

　　满足了上述条件还不够，申请人还需把商标进行国家申请或取得国家注册，即基础申请或基础注册。依据《马德里协定》，国际注册申请必须基于已取得的基础注册，但有些国家商标注册审查周期过长，有的申请人因此不再考虑使用马德里体系。即便依据《马德里议定书》，国际注册申请可以基于基础申请，但有时申请人拿到受理通知书也需要好几个月时间，因此错过了主张优先权的时间，在应对国外的恶意抢注行为时常常陷入被动。

　　对于以非拉丁字母作为文字使用的国家来说，国际注册必须以基础申请和基础注册为前提条件的要求显得更加苛刻。比如在中国，企业在国内市场注册使用的商标绝大部分为中文商标，但在国际市场上一般注册使用拉丁字母商标，为了通过马德里体系注册商标，企业不得不在国内申请或注册拉丁字母商标作为基础申请或基础注册。而实际上，这些在国内申请或注册的拉丁字母通常并不使用，因此面临被撤销的风险，继而影响整个国际注册。遇到同样问题的还有日本、韩国等国家。

　　几年前，在马德里体系法律发展工作组会议上，日本代表团曾提出：应把国内基础申请和基础注册的非拉丁字母商标和国际注册的拉丁字母商标建立起自然联系，申请人可以基于非拉丁字母商标来申请拉丁字母商标的国际注册，但该提议在联盟内部并未得到足够的响应和重视。
　　
　　为了使马德里体系变得更加灵活方便，挪威代表团也曾提出取消基础申请和基础注册这一国际注册申请的前提条件，但马德里体系法律发展工作组会议和联盟大会研究了好几年，改革派和保守派交锋激烈，目前没有实质性进展。

　　二、“中心打击”条款太残酷
　　
　　《马德里协定》和《马德里议定书》第六条规定了一个令所有国际注册申请人心惊胆战的“中心打击”原则：自商标国际注册之日起五年内，国际注册依附于在原属局注册或申请的商标。如果在该五年内，基础注册不论因原属局或法院决定撤销，还是因主动注销或未续展而效力终止，在结果所影响的范围内，国际注册不再受到保护。

　　“中心打击”条款制定的初衷，大概是想借此制约恶意抢注投机者搭马德里体系的便车。但是，该条款对于投机者的打击程度，远远小于对大规模开展海外投资的企业的打击程度，投机者损失的成本不过是有限的商标申请费，而真正需要通过马德里体系开拓国际市场的企业可能因遭受打击而损失惨重。
　　
　　“中心打击”的“中心”指的是基础申请或基础注册商标。国际注册犹如一棵大树，基础申请和基础注册就是树根，无论大树多么枝繁叶茂，一旦根部被“中心打击”，再大的树也将顷刻倒下。在国际注册后的5年时间内，企业都将承受这种不确定性。越大的企业越重视运营安全，为保险起见，有些企业放弃了马德里体系。
　　
　　目前，马德里体系正在就废除或中止国际注册商标和基础商标之间的依附关系进行深层次研究，但立即废除或中止的难度较大。反对取消基础申请和基础注册一方的理由之一是：取消基础申请和基础注册的门槛后，“中心打击”将无法实现。除此之外，还有退而求其次的两个备选方案：一是缩短依附期，由5年以内缩短至3年以内；二是把注销国际注册的理由限制为基础商标效力完全终止或某些特定理由，如恶意抢注。

　　三、没有统一注册证
　　
　　在各缔约方的主管局（我国是国家工商总局商标局）将国际注册申请递交到世界知识产权组织国际局之后，经过形式审查，国际局会给申请人颁发一张国际注册证，但因该国际申请尚未提交各缔约方主管局审查，此“注册证”并非通常意义上的注册证，实际上相当于国际局的“受理通知书”。这个注册证由于设计简陋，经常被误认为是复印件。

　　经过主管局审查之后，如没有驳回，只有美国、日本和韩国等极少数缔约方主管局会颁发注册证，绝大部分缔约方仅会发出一份“核准保护通知”。由于各国注册程序和周期不同，申请人接收到“核准保护通知”的时间也不同，如果遇到邮政和地址出错等原因，申请人可能无法收到“核准保护通知”，因此无法及时准确知晓商标在各国的注册情况，所以要求国际局颁发统一的在各国审查核准之后的国际注册证的呼声始终存在。

　　来自申请人的呼声可以理解，但站在国际局的角度，颁发这种通过各主管局审查注册之后统一的国际注册证并非易事。最主要的原因是各国商标法律确权程序和时间差异较大，商标注册的时间从几个月到几年不等，等待一个统一的国际注册证的时间会很漫长，如果再涉及转让、变更、撤销、注销和删减等后续程序，还需要对注册证进行相应修改并补发，注册证的内容可能始终处于不确定状态。
　　
　　鉴于上述原因，国际局尚没有制作统一的真正意义上的“国际注册证”的计划，但考虑用户需求，国际局正在研究对国际注册证作以下三方面改革的可能性：一是根据请求制作及时更新的国际注册证，它能够反映出商标在每个被指定缔约方的现状；二是提供限定语言种类的注册证；三是根据要求为注册人制作更富有美感的注册证。

　　四、国家程序无衔接
　　
　　马德里体系是一个经济方便的申请渠道，但仅局限于申请阶段。自国际注册商标申请被转到各缔约方主管局之日起，国际局的任务就基本完成。在以后的国家程序中，无论商标遭到驳回、无效或撤销，国际局仅需尽到将部分事实通知申请人的义务，其他有关答辩、诉讼等事宜均不再介入，申请人需要自己通过代理人而不是国际局或主管局来解决这些后续问题。

　　马德里体系不介入国家程序阶段的原因是多方面的，有法律方面的原因，但主要还是经济方面的原因：毕竟马德里体系主打低成本牌，以满足申请人最基本的商标国际注册需求为目标，如果战线拉得太长，成本难免无法控制，反而失去吸引力。

　　五、体系封闭难转让
　　
　　马德里体系本着开放的胸怀迎接每一个对体系感兴趣的缔约方，但体系本身的封闭性给申请人带来一些不便。申请人无法把马德里国际注册商标转让给马德里体系之外的申请人，企业处置商标有时会遇到困难。比如美国的企业无法把在中国注册的马德里商标转让给马来西亚（尚不是马德里缔约方）企业。
　　
　　这种封闭性是国际条约的天然属性，并非马德里体系独有，只有签署了共同条约的缔约方才可能受到相同法律的约束，才能履行相同的义务。解决这一问题的唯一途径是吸引更多缔约方加入，更大范围地适用马德里体系。

　　六、商品分类不一致
　　
　　由于各缔约方法律和主管局习惯不同，造成各主管局之间、主管局和国际局之间在商品和服务的要求与分类做法上不一致，申请人有时会面临进退两难的处境。由于没有被指定缔约方代理机构参与，申请人无法准确获知商品或服务的具体要求和分类原则，商标因此被驳回。
　　
　　为解决上述问题，国际局和各主管局已基本达成如下共识：
　　
　　1.各主管局与国际局承诺为使马德里体系顺利运作寻求共性。
　　
　　2.共同接受在所有情况下均以尼斯分类的字母排序表作为参照。
　　
　　3.如果上述列表在某处有空白，主管局同意遵循国际局的分类做法，除非明确被法律禁止。
　　
　　4.国际局不断努力调整做法，以配合最新的国际趋势，并尽可能为主管局的做法合规提供便利。

　　七、代理人缺乏积极性
　　
　　代理人缺乏积极性的原因很简单，相比逐一形式申请，马德里国际注册代理费较低。只有当马德里体系成为申请人最理想的商标国际注册途径之时，代理人才会相应地调整自己的经营策略，毕竟无论是通过马德里体系还是逐一申请方式，最终目的都是为申请人提供更优质的服务。
　　
　　在长期的实践中，我国很多企业已经摸索出一套适合自己的商标境外注册与保护方案，有时适用马德里体系，有时采取逐一申请的方式。企业只有根据两种方式的特点和自身的实际需求选择境外注册的途径，才能更好地为自身的商标战略服务，为“走出去”打下坚实的基础。（国家工商总局商标局国际注册二处 张 宇）