对一起侵犯brother注册商标专用权案的思考

　　案情简介
　　
　　2016年4月7日，北京市工商局丰台分局接到北京成城一心知识产权代理有限公司投诉。该公司投诉北京上富卓勤科技有限公司（下称上富卓勤公司）在经营活动中涉嫌侵犯日本兄弟工业株式会社注册在第9类的第1981663号brother商标专用权，请求工商部门依法查处。

　　在核实分析投诉情况后，丰台工商分局办案人员迅速赶到当事人上富卓勤公司的注册地址，对该公司的展览室、财务室、仓库等进行现场检查。在检查中，办案人员发现上富卓勤公司在其经营的打印 机 上 使 用 了 Brother  图  Jet 、BROTHERJET、brotherJet三种标识。办案人员对其展览室和库房内的11台打印机予以扣押，经请示批准后展开立案调查。

　　经查，2015年12月20日至2016年4月7日期间，当事人上富卓勤公司以每台2.5万元的价格购进型号为BR 1800的打印机8台，随后在其中2台的软件上添加了Brother图Jet标识，这2台中1台的外壳上粘贴了BROTHERJET标识；在其余6台的软件上添加了brotherJet标识。打印机开机后，显示屏上会显示软件添加的标识。当事人以平均每台39392.89元的价格销售3台，库存5台。当事人以每台2万元的价格购进型号为ARTIS2000的打印机7台，购进后仅在 1 台的外壳上粘贴了BROTHERJET标识，但此台打印机并未售出；其他6台未粘贴BROTHERJET标识的打印机以平均每台30828.35元的价格售出。当事人以每台3万元的价格购进型号为ARTIS3000的打印机7台，并委托他人在上述打印机的外壳上镂刻了brotherJet标识，购进后当事人自己在软件上添加了brotherJet标识，以平均每台49351.06元的价格销售2台，库存5台。此外，当事人并未在打印机相关类别上注册brotherJet商标，却在所有brotherJet标识的右上角标注了注册标记。

　　分析思考
　　
　　在此案办理过程中，执法人员围绕以下重点问题展开了讨论与分析。
　　
　　（一）当事人的行为是否侵犯brother注册商标专用权
　　
　　根据《商标法》第五十七条第（一）项和第（二）项的规定，构成侵犯注册商标专用权行为的要件有两个：一是侵权商品与被侵权商品种类相同或类似，二是侵权商标与被侵权商标相同或近似。此外，“容易导致混淆”是商标近似侵权的要件。
　　
　　丰台工商分局办案人员经多方调查取证，最终认定当事人的行为属于《商标法》第五十七条第（二）项规定的“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆”的行为。
　　主要理由如下：
　　
　　1.侵权商品与被侵权商品为类似商品。
　　
　　在案件查办过程中，当事人上富卓勤公司认为，其销售的打印机为一种新式打印机，与日本兄弟工业株式会社的传统纸质打印机在功能上具有根本性区别；其销售的打印机是个性化工业用打印机，日本兄弟工业株式会社的打印机是办公打印机。据此，办案人员查询了大量相关资料，经过反复研究，最终认定当事人销售的打印机与日本兄弟工业株式会社生产销售的打印机为类似商品。
　　
　　办案机构作出上述认定，主要依据有两点。
　　
　　一是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释﹝2002﹞32号）第十一条第一款规定：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”（注：新《商标法》施行后，相关司法解释尚未修改出台，此条中的第五十二条即为新《商标法》第五十七条）当事人所销售的商品与日本兄弟工业株式会社所生产销售的商品实质上均是与电脑连用的喷墨打印机，消费对象有重合之处。一般消费者如果不了解两者技术上的细微差别，仅从商品名字上根本无法获悉其中差异，难分彼此。在一般消费者眼中，两者显然同属“打印机”这一商品。即使从行业内相关公众的角度来看，两者均为喷墨打印机，都是往其他介质上打印文字、图画的打印机，区别仅在于办公用的喷墨打印机一般被认为“普通打印机”，而当事人的打印机在性能上略有改进，但两者在工作原理、技术上有不可分割的密切联系，都是公众熟知的打印机设备。
　　
　　二是类似商品和服务区分表中并没有工业打印机与办公打印机之分，仅区分了3D打印机、喷墨打印机、与计算机连用打印机、热敏打印机、照片打印机等。当事人销售的打印机在功能、性能上与日本兄弟工业株式会社生产销售的打印机有所区别，但均属“喷墨打印机”“与计算机连用打印机”品类，并非分属两个完全不同的类别。
　　
　　2.侵权商标与被侵权商标为近似商标。
　　
　　当事人在其所销售的打印机上使用的 Brother  图  Jet、BROTHERJET、brotherJet 三 种 标 识 中 的 Brother、BROTHER及brother部分，与日本兄弟工业株式会社的商标brother是同一个单词的相同或不同形式，都是“兄弟”的意思，后面添加的“Jet”或“JET”是“喷射、射出”的意思，表示的是打印机的工作方式。因此 ，当 事 人 将 Brother  图  Jet、BROTHERJET、brotherJet三种标识使用在其销售的打印机上，极易导致他人与日本兄弟工业株式会社生产销售的brother牌打印机相混淆。
　　
　　此外，经过执法人员查询，当事人上富卓勤公司曾于2014年8月20日申请注册BROTHERJET商标。国家工商总局商标局于2015年6月1日发出商标部分驳回通知书，初步审定该商标在第9类“电阻材料”上的申请；因当事人申请的上述商标与日本兄弟工业株式会社在类似商品上已注册的第1981663号brother商标近似，驳回当事人在第9类“与计算机连用的打印机，办公室用打印机，打印机和复印机用未填充的鼓粉盒”上的商标注册申请。据此，办案人员认定当事人在其所销售的打印机上使用的 Brother图Jet、BROTHERJET、brotherJet三种标识与日本兄弟工业株式会社的brother商标为近似商标。
　　
　　3.侵权商标与被侵权商标容易导致混淆。
　　
　　侵权商标在打印机相关类别上未获得核准注册，2015年末才开始使用，在打印机市场上几乎不存在影响力。相比之下，日本兄弟工业株式会社使用brother商标的打印机市场占有率较高、影响力较大。综合考虑前述第1点和第2点分析，侵权商品与被侵权商品属于类似商品，侵权商标与被侵权商标为近似商标。
　　
　　（二）打印机开机后显示屏上显示的Brother图Jet、brotherJet标识是否可作为商标进行侵权认定
　　
　　当事人上富卓勤公司经营的打印机中，有13台在软件上添加了brotherJet标识，有2台在软件上添加了Brother图 Jet标识。打印机开机后，显示屏上会显示当事人添加的标识。这15台打印机中，有7台只在显示屏上显示上述标识，机身上并没有Brother图Jet或brotherJet标识。
　　
　　对此，有观点认为，显示屏上显示的标识在未开机状态下不可见，不属于商标性使用，不能认定为侵权行为。办案人员经过反复研究认为，显示屏上显示的标识虽然没有粘贴、镂刻在机身上的标识那么直观，但根据《商标法》第四十八条“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”的规定，应认定显示屏上显示的商标标识属于商标使用，容易引起相关公众混淆，构成商标侵权。
　　
　　（三）未注册商标冒充注册商标问题
　　
　　由于当事人上富卓勤公司申请注册的BROTHERJET商标被商标局驳回，因此该商标属于未注册商标。当事人在使用过程中却在该商标右上角标注了注册标记?，此行为属于《商标法》第五十二条规定的“将未注册商标冒充注册商标使用”的行为。
　　
　　（四）本案违法经营额应如何计算
　　
　　当事人经营的侵权打印机涉及BR 1800、ARTIS2000及ARTIS3000三种型号，每种型号均部分售出、部分库存，而售出部分每台价格不一。《商标法实施条例》第七十八条规定：“计算违法经营额，可以考虑下列因素：1.侵权商品的销售价格；2.未销售侵权商品的标价；3.已查清侵权商品实际销售的平均价格；4.被侵权商品的市场中间价格；5.侵权人因侵权所产生的营业收入；6.其他能够合理计算侵权商品价值的因素。”办案机构根据此规定，按照当事人提供的销售发票和记账凭证计算出不同型号的平均单价，再乘以相应型号侵权打印机的数量，得到每个型号的违法经营额，汇总后得到违法经营总额。此案最终确定当事人违法经营总额为691428.89元。
　　
　　以同样计算方法，办案人员对当事人将未注册商标冒充注册商标使用行为的经营额进行计算，最终确定当事人违法经营总额为581814.76元。

　　处理结果
　　
　　对于当事人的商标侵权行为，丰台工商分局依据《商标法》第六十条第二款的规定，作出责令当事人立即停止侵权行为 ，没 收 带 有 Brother  图  Jet、BROTHERJET、brotherJet等标识的打印机11台，罚款2765715.56元的处罚决定。
　　
　　对于当事人将未注册商标冒充注册商标使用的行为，丰台工商分局依据《商标法》第五十二条“将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款”及《行政处罚法》第二十四条“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”的规定，作出予以制止，并限当事人30日内改正的处罚决定。（杨红亮）