外文商标构成商品通用名称知多少？——评“washi tape”商标无效宣告行政诉讼案

　　一、案情简介
 
　　关铭祥于2012年6月8日申请在第16类纸带、印刷纸(包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸)、蜡纸(文具)、裱纸、彩色皱纹纸、文具胶布、文具或家用胶带、文具或家用自粘胶带等商品上注册第11041697号“Washi Tape”（以下简称“争议商标”），2013年10月21日获准注册。2013年12月20日,台州市玫瑰纸业有限公司（以下简称“玫瑰纸业公司”）针对争议商标向商标评审委员会提出无效宣告申请，主要理由为争议商标是日本和纸胶带的英译,属于商品的通用名称,指定使用在纸带等商品上违反了2001年《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定。
 
　　商评委经审理认为：“Washi Tape”并非固定英文单词组合,整体无明确含义,指定使用在包装纸等商品上,一般不会使相关公众联系到产品的通用名称,故争议商标的注册和使用未违反2001年《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定。玫瑰纸业公司与关铭祥提供的翻译均为网络释义,鉴于目前网络释义存在不统一性及多样性,缺乏权威证明力,且在案证据难以证明前述释义已为相关公众知晓,故对玫瑰纸业公司的主张不予支持。遂商标评审委员会裁定争议商标予以维持。
 
　　玫瑰纸业公司对商评委裁定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。恒都代理玫瑰纸业公司取得胜诉，最终法院判决认定争议商标“Washi Tape”是其核定使用的纸带、印刷纸、文具或家用胶带等商品的通用名称,争议商标是仅由商品的通用名称构成的标志,其注册违反了2001年《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定。
 
　　二、恒都观点与法院认定
 
　　在本案中，争议商标“Washi Tape”中“Tape”为英文词，含义为“磁带、胶带”，但“Washi”一词并非英语中的固有词汇，其源于日语中“日本纸、和纸”的日语假名“わし”读音的英文，因此证明“Washi”与“日本纸、和纸”以及“Washi Tape”与“和纸胶带”的对应为本案的关键。本案中，恒都代理玫瑰纸业公司在诉讼阶段广泛搜集并提交了大量的证据，主要包括日语词典、汉语词典中关于“Washi”的解释；国家图书馆的检索报告中显示“和纸”即“Washi”的期刊报纸文章；市场上不同公司销售的Washi Tape的产品实物；关铭祥自己使用“Washi Tape”作为商品名称并在商标注册后恶意起诉其他纸业公司的证据；中国造纸学会出具的《证明》等。
 
　　对于恒都代理玫瑰纸业公司在诉讼阶段提交的前述证据，法院经审理大部分予以了采纳，一审法院认定：争议商标由字母“Washi Tape”组成,核定使用在纸带、印刷纸、文具或家用胶带等商品上。玫瑰纸业公司在诉讼阶段提交的《新编日语语法教程》、《外研社·三省堂皇冠汉日词典》、《日本国语辞典》显示,“Washi”在日语中是“和纸”、“日本纸”之义,“Tape”在英语中是“胶带”之义。网易有道词典和金山爱词霸显示“Washi Tape”是“和纸胶带”之义。

　　根据玫瑰纸业公司提交的国家图书馆的检索报告,发表于1987年的文章《和纸技术的发展及政策》显示“和纸”即“Washi”,2003年2月13日的《中国纺织报》显示“传统的日本纸Washi……”,2003年2月28日的《中国服饰报》显示“传统的日本纸Washi……”,2011年1月20日的《北京青年报》显示“和纸(WASHI)是日本的传统纸”。中国造纸学会出具的《证明》亦显示,2007年开始和纸胶带进入中国,2010年,和纸胶带开始国产化,国内外和纸胶带的生产厂家基本都使用“Washi Tape”作为“和纸胶带”产品的英文通用名称。

　　在2012年6月之前,“Washi Tape”己被各生产厂家作为“和纸胶带”对应的英文通用名称广泛使用,产品己出口销往日本、韩国等地。该学会作为受中国科学技术协会和中国轻工业联合会共同领导的国家一级学会,成立于1964年,具有出具证明的主体资格及权威性。根据以上查明的事实足以认定争议商标“Washi Tape”是其核定使用的纸带、印刷纸、文具或家用胶带等商品的通用名称,争议商标是仅由商品的通用名称构成的标志,其注册违反了2001年《商标法》第十一条第一款第(一)项的规定。
 
　　三、案例启示
 
　　判断商标是否属于通用名称时,应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。
 
　　在目前全球化的环境下，某些商标申请人利用自己在国际贸易或者外语方面的语言优势，将不为广大公众以及商标审查员所普遍知晓的表示商品名称的外文文字作为商标在中国大陆申请注册，并企图以此来限制他人在中国的使用。在以往北京市高级人民法院、北京知识产权法院有关外文商标是否构成通用名称认定的在先案例的判决中，法院曾在不同的案件中或考虑了争议商标中的外文文字在相应的外语环境中的含义,或考虑了网络词典的翻译和解释，并进而认定相关英文文字标识构成商品的通用名称。本案中，一审法院不仅考虑了日语环境下“日本纸、和纸”的日语假名“わし”发音为“Washi”的事实，而且采纳了网络词典将“Washi Tape”翻译为“和纸胶带”的释义，最终综合在案的核心证据认定诉争商标“Washi Tape”已构成核定商品的通用名称。